Com a entrada em vigor da Lei de Propriedade Industrial (LPI) [1], em 1997, foi introduzido na legislação brasileira um novo tratamento às marcas de alto renome.
De fato, após a entrada em vigor da LPI, no Brasil, as marcas podem ser classificadas em distintas categorias, dependendo de seu grau de conhecimento por parte do público:
– Marcas comuns, não particularmente conhecidas. Estas podem ser registradas na classe ou classes correspondentes aos produtos ou serviços que distinguem. Isto significa que a proteção às marcas registradas é normalmente limitada aos tipos de produtos ou serviços para os quais sejam usadas, e em cujas classes estejam registradas. O registro destas marcas comuns é condicionado a alguns critérios, entre os quais, destaca-se o fato de que as marcas devem ser: (i) distintivas (isto é, não podem ser compostas de palavras ou sinais comumente usados para representar o próprio produto ou serviço para os quais está sendo pedido o registro, ou suas qualidades); (ii) verdadeiras (isto é, não devem induzir o público consumidor a erro); (iii) relativamente novas (isto é, não devem reproduzir ou imitar marcas de terceiros previamente existentes, nas mesmas classes ou em classes conexas de produtos ou serviços).
– Marcas não famosas ou notoriamente conhecidas, mas que não possam ser ignoradas por um terceiro (principalmente em razão de negócios ou atividades profissionais). Estas têm o poder de evitar que tal terceiro obtenha o registro de marca similar ou idêntica, para os mesmos produtos ou serviços, ou para produtos ou serviços semelhantes no Brasil. Este poder é outorgado pela LPI às marcas ou sinais cujos titulares sejam estabelecidos no Brasil ou em países que ofereçam tratamento recíproco.
– Marcas notoriamente conhecidas em seus respectivos ramos de atividade. Estas são protegidas pelo Artigo 6 bis da Convenção da União de Paris e pela LPI, não sendo relevante o fato de terem sido ou não registradas no Brasil. O INPI poderá indeferir de ofício o pedido de registro de marca que imite ou copie marca notoriamente conhecida.
– Marcas de alto renome. Estas marcas gozam de proteção especial sob a LPI, em todos os ramos de atividade. Não há definição, na LPI, para "alto renome", mas a interpretação do INPI indica serem marcas dotadas de uma distinção única e autoridade inquestionável. Elas distinguem-se em razão de seu prestígio, fama, boa reputação e credibilidade, e este alto renome estende-se além do campo de atividade para o qual foram originalmente registradas. (Apenas marcas registradas no Brasil poderão gozar da proteção outorgada a marcas de alto renome).
Ao contrário da antiga lei de propriedade industrial, a Lei de Propriedade Industrial atual não prevê qualquer tipo de registro prévio para marcas de alto renome. Com efeito, antes da edição da nova LPI, o Código de Propriedade Industrial [2] então em vigor previa um registro especial para marcas "notórias", o que permitiu que, ainda sob o sistema anterior, diversas marcas famosas fossem registradas como "notórias". A lista dos referidos registros serviu de base para evitar, não apenas o registro de palavras ou sinais idênticos ou similares em todos e quaisquer ramos de atividade pelo INPI, mas também evitar registros de nomes de domínio, em nome de terceiros não autorizados, pela FAPESP.
Após a promulgação da nova Lei de Propriedade Industrial, o INPI não deu continuidade à realização dos referidos registros, o que levou muitos terceiros a tentarem a obtenção, em juízo, desta proteção, por meio de uma declaração de que suas marcas eram, de fato, de alto renome.
Finalmente, em 27 de janeiro de 2004, o INPI emitiu a Resolução 110/2004, com o intuito de regulamentar os procedimentos para a aplicação do artigo 125 da Lei de Propriedade Industrial que prevê a proteção especial à marca de alto renome [3].
Resolução 110/2004
A Resolução 110/2004 prevê que o titular de uma marca de alto renome poderá requerer, perante o INPI, a proteção especial garantida pelo artigo 125 da Lei de Propriedade Industrial, porém, apenas quando da existência de um conflito com terceiro acerca de determinada marca.
Uma primeira leitura da Resolução 110/2004 indica apenas duas circunstâncias nas quais poderá ocorrer o reconhecimento do alto renome de uma marca: no caso de oposição a pedido de registro de marca de terceiro, ou no caso de pedido administrativo de nulidade de marca outorgada a terceiro. Em ambos os casos, o alto renome da marca será usado para atacar o pedido ou o registro do terceiro.
Entretanto, poderá haver outras situações nas quais o alto renome da marca poderá ser invocado. De fato, a Resolução 110/2004, sendo hierarquicamente inferior à LPI, não poderá limitar o escopo ou abrangência do artigo 125 da LPI, o qual deverá poder ser invocado, por exemplo, como matéria de defesa contra um pedido administrativo de nulidade contra uma marca de alto renome já registrada, e em outras circunstâncias. Embora a Resolução 110/2004 não mencione expressamente estas outras situações, não há razão para que o alto renome de uma marca não possa ser usado nestas outras circunstâncias.
A Resolução 110/2004 dispõe que a condição de alto renome da marca será examinada antes do exame da oposição ou do processo administrativo de nulidade nos quais o alto renome da marca do opoente ou do autor do processo administrativo de nulidade tenha sido invocado. Isto é processualmente correto, porém em seguida, dispõe a mesma Resolução que, reconhecido o alto renome da marca, a oposição ou o processo administrativo de nulidade serão acatados (com o conseqüente indeferimento da marca depositada ou o cancelamento da marca registrada); e, caso contrário, não reconhecido o alto renome, a oposição ou o processo administrativo de nulidade serão indeferidos, e mantidos o depósito ou o registro da marca impugnada, ressalvadas outras razões de indeferimento ou de cancelamento. Estas conseqüências automáticas do reconhecimento ou não da condição de alto renome da marca são questionáveis, pois, mesmo reconhecido o alto renome de uma marca, isto não significa, necessariamente, que esta marca de alto renome seja idêntica ou tão semelhante a ponto de causar confusão com a marca oposta ou impugnada. Se não houver esta identidade ou semelhança, o indeferimento da marca oposta ou o cancelamento da marca registrada impugnada seriam altamente injustos.
De qualquer maneira, a Resolução 110/2004 não prevê quaisquer meios para que o titular de uma marca famosa solicite ao INPI um simples reconhecimento do alto renome de uma marca, na ausência de um conflito com marca ou pedido de marca de terceiro. Além disso, outras partes não envolvidas no conflito direto não poderão interferir no processo de reconhecimento ou não – ou posterior impugnação – do alto renome da marca por parte to INPI. Esta não parece ser uma situação equânime, pois terceiros, não envolvidos no conflito em questão, poderão ter interesse legítimo na extensão ou não da proteção do alto renome a uma determinada marca, ou no reconhecimento da insubsistência da condição de alto renome. Em tais casos, a única medida possível será a judicial.
Nos termos da Resolução 110/2004, o requerente da proteção especial deverá, no ato de seu requerimento, apresentar ao INPI as provas suficientes para a comprovação do alto renome da marca. Podem ser apresentados, dentre outros, os seguintes dados informativos:
· Data do início do uso da marca no Brasil;
· Público usuário ou potencial usuário dos produtos ou serviços a que a marca se aplica;
· Percentual de mercado de usuários ou potenciais usuários dos produtos ou serviços assinalados pela marca, conforme evidenciado por pesquisa de opinião ou por qualquer outro meio;
– Percentual de usuários de outros produtos de mercado, que, imediata e espontaneamente, identifica a marca com os produtos ou serviços a que ela se aplica, ou que identifica a marca essencialmente pela sua tradição e qualificação no mercado, mediante pesquisa de opinião ou de mercado ou por qualquer outro meio hábil;
– Meios de comercialização da marca no Brasil;
– Amplitude geográfica da comercialização efetiva da marca no Brasil e, eventualmente, no exterior;
– Tempo de uso efetivo da marca no mercado nacional e, eventualmente, no mercado internacional;
– Meios de divulgação da marca no Brasil e, eventualmente, no exterior;
– Prazo no qual a marca foi efetivamente divulgada no Brasil e, eventualmente, no exterior;
– Valor investido pelo titular em publicidade/propaganda da marca na mídia brasileira nos últimos 3 (três) anos;
– Volume de vendas do produto ou a receita do serviço nos últimos 3 (três) anos;
– Valor econômico da marca no ativo patrimonial da empresa.
O alto renome de uma marca pode ser impugnado somente pelo autor do depósito indeferido ou pelo titular da marca anulada, por meio da apresentação das provas cabíveis à demonstração da insubsistência do alto renome da marca. Entretanto, a Resolução 110/2004 não lista os tipos de dados informativos que podem ser utilizados para tal fim. Além disso, há que se atentar para o fato de que provas negativas – ou seja, provas de que uma marca não é de alto renome – são freqüentemente mais difíceis de se obter do que provas positivas.
Uma Comissão Especial composta por três membros do INPI ficará encarregada de rever e decidir todas as oposições ou processos administrativos de nulidade baseados no alto renome da marca. Uma vez reconhecido o alto renome da marca, o INPI anotará tal condição em seu sistema de marcas pelo prazo de cinco anos. Durante este período, o titular da marca ficará dispensado da apresentação de novas provas do alto renome de sua marca (a não ser que o INPI requeira comprovações adicionais).
O status de alto renome perecerá no caso de extinção do registro da marca ou caso o INPI reconheça a insubsistência do alto renome da marca.
Reconhecido o alto renome da marca ou a insubsistência dessa condição, o INPI informará o Comitê Gestor da Internet no Brasil, com o intuito de evitar que a marca seja registrada por terceiros como nome de domínio, sem a aprovação de seu titular.
Por fim, vale destacar que, apesar de a Resolução 110/2004 ter pretendido esclarecer dúvidas e permitir a efetiva proteção prevista pelo artigo 125 da Lei de Propriedade Industrial, ela gerou novas dúvidas e questionamentos, os quais deverão ser esclarecidos pelo próprio INPI ou, eventualmente, pelo Judiciário, quando este for instado a se manifestar nos casos concretos.
[1] Lei Nº 9.279 de 14 de maio de 1996, que entrou em vigor em 15 de maio de 1997.
[2] Lei Nº 5772 de 21 de dezembro de 1971.
[3] Art. 125 da LPI: "À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade."
Juliana Laura Bruna Viegas, advogada, sócia de Trench, Rossi e Watanabe Advogados. Graduada pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP). Especialista em matérias de propriedade industrial e intelectual, incluindo licenciamento de marcas e patentes, transferência de tecnologia, direitos autorais, legislação de software e comércio eletrônico. Foi presidente da ABPI – Associação Brasileira da Propriedade Intelectual no período de 1996 até 1999 e atualmente é membro do Conselho Diretor. É membro da AIPPI – Association Internationale pour la Protection de la Propriete Industrielle, da LIDC – Ligue pour la Defense de la Concurrence, da Licensing Executives Society (LES) e membro do Conselho Consultivo da Associação Brasileira de Direito de Informática e Telecomunicações (ABDI). Tem vários artigos publicados no Brasil e no exterior, a respeito da legislação brasileira no âmbito da informática, e nas áreas de transferência de tecnologia, internet e de "franchising". Autora do Capítulo sobre Brasil do livro "Survey of Foreign Laws and Regulations affecting International Franchising", editado pela American Bar Association, Section of Antitrust Law, 1989.
Renata Karvelis Franco, advogada-sênior de Trench, Rossi e Watanabe Advogados. Graduada pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP). Mestre em Direito (L.L.M), em Propriedade Intelectual, pela Faculdade de Direito da Universidade do Texas (EUA) (2001). Coordenou vários programas de antipirataria no Brasil, representando empresas multinacionais. Publicou o artigo "A Pirataria no Brasil" da Latin America Intellectual Property Newsletter de Baker & McKenzie, na edição de Abril de 2003. Apresentou seminário sobre contratos de licença de propriedade intelectual na 3ª Conferência Nacional em Aspectos Legais de Proteção de Direitos de Propriedade Intelectual em Abril de 2002. Membro da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual (ABPI) e da International Anti-Counterfeiting Coalition (IACC).
